知財訴訟Q&A

特許 PATENT

商品ライセンス契約を締結したい

ご質問内容

わが社甲は独自のノウハウを用いて食料品Jを販売していますが,このほど流通大手の乙社から,わが社のノウハウを用いた新商品Kの開発・販売の商談がありました。わが社にメリットのある話しなので進めていきたいのですが,契約締結にあたり注意すべきことは何でしょうか?

松本からの回答

ご質問の事例は,一種のノウハウ・ライセンス契約の締結のケースですが,一般論としては,少なくとも,①ライセンス許諾するノウハウの具体的特定,②秘密保持,③ライセンス許諾する範囲の明確化,④改良技術の取扱い,⑤許諾料の支払い条項,⑥権利の保証条項,⑦契約期間
まず,①について言えば,ノウハウは登録された特許権のような明細書はないため,それ自体を契約書などで明示的に特定しないと裁判上の保護を得られません。したがって,ノウハウの具体的特定は必要不可欠の条項です。また,同様に③許諾する範囲も具体的に明示する必要があります。どこまでが契約上許され,どこからが契約違反なのかの線引きが不明確では,契約書に基づいて訴訟提起をするとき不必要な争点を作ることになります。  また,他社に開示していないノウハウを契約上の相手方に開示するわけですから,②秘密保持条項についても明確に記載する必要ですし、金銭的支払い請求権の内容となる⑤の許諾料の支払い条項も重要です。特に売上に比例して許諾料を支払うケースではどこまで売上に関する資料の閲覧等を契約上盛り込むかが重要な交渉ポイントとなります。 さらに,⑥権利の保証条項は契約の相手方からは重要です。ノウハウが他人の知的財産を侵害し,実施できないものであれば誰も契約しないので,この点は許諾を受ける方からすれば必要な条項で,それゆえに権利者側も削除を強く言えないところです。 最後に,④改良技術と⑦契約終了後の処理は重要です。一般論として,ノウハウを構成する技術は改良されるものであり,ライセンスを受ける側で実施している間に新しいノウハウを得ることがあります。会社の営業担当者が独自に作った契約書などでは,この場合に,新たなノウハウをもともとのノウハウ提供者に権利を帰属させたり,あるいは,独占的にライセンスさせる内容の契約条項となっている例が散見されますが,独占禁止法に違反する可能性が高いです。こうした点も留意する必要があります。 上記のように知的財産のからむ契約では契約条項が複雑であり,その検討には専門的知見が必要ですので弁護士など専門家に相談しながら,会社の利益に配慮した契約書を作る必要があります。互いに遠隔地同士の会社であれば管轄条項も重要でしょうし,海外のライセンスであれば準拠法や紛争解決手段の選択も重要です。